摘要：專利分案申請(qǐng)制度設(shè)立的初衷是為了克服單一性的缺陷。目前關(guān)于分案申請(qǐng)制度的研究多集中于兩個(gè)方面，一方面是代理人申請(qǐng)人如何利用分案申請(qǐng)制度從中受益，另一方面是審查員從審查實(shí)踐角度如何規(guī)制越來(lái)越多的非正常分案申請(qǐng)。但其不足仍需指出，代理人在一味為申請(qǐng)人尋求利益的同時(shí)，有些分案申請(qǐng)沒(méi)有起到促進(jìn)創(chuàng)新、鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造的目的，反而導(dǎo)致審查周期延長(zhǎng)，使權(quán)利一直處于懸而未決的狀態(tài)，或者導(dǎo)致大量交叉重疊的專利，提高了轉(zhuǎn)讓實(shí)施的成本。應(yīng)當(dāng)從審查實(shí)踐的角度重視審查指南中對(duì)于分案申請(qǐng)內(nèi)容的限制，加強(qiáng)對(duì)其判斷標(biāo)準(zhǔn)的研究，在未來(lái)研究中，應(yīng)強(qiáng)化理論基礎(chǔ)結(jié)合審查實(shí)踐，明確比較對(duì)象，為專利分案申請(qǐng)制度的探索提供理論支撐，避免分案申請(qǐng)制度的濫用。

關(guān)鍵詞：專利   分案   規(guī)制   濫用

我國(guó)專利分案申請(qǐng)制度存在一些問(wèn)題，但尚未引起我國(guó)專利法學(xué)者的關(guān)注。近年來(lái)，中國(guó)的專利申請(qǐng)數(shù)量不斷增加，其中分案申請(qǐng)的數(shù)量不容忽視。研究專利分案申請(qǐng)制度對(duì)于縮短審查周期，提高我國(guó)專利的法律有效性和確定性，提高我國(guó)專利審查質(zhì)量都具有重要意義。[1]

目前，從已收集的國(guó)內(nèi)期刊和著作上看，絕大多數(shù)關(guān)注我國(guó)專利分案申請(qǐng)制度的學(xué)者是國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局的審查員和從事專利代理的專利代理人。代理人主要集中在操作層面，如何利用分案申請(qǐng)制度為申請(qǐng)人獲得更多的“利益”，達(dá)到重復(fù)申請(qǐng)、拖延確權(quán)時(shí)間等目的。

廣州嘉權(quán)專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司代理人馮劍明在《如何利用分案申請(qǐng)制度對(duì)專利申請(qǐng)尋求更大的保護(hù)》一文中指出如何利用分案申請(qǐng)制度對(duì)專利申請(qǐng)尋求更大的保護(hù)，其中包括為了盡快取得專利授權(quán)的方法，例如：進(jìn)行發(fā)明實(shí)質(zhì)審查的專利申請(qǐng)中包括獨(dú)立權(quán)利要求1和引用其的從屬權(quán)利要求，審查員在第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)中認(rèn)為獨(dú)立權(quán)利要求1不具備授權(quán)前景，而引用其的從屬權(quán)利要求是可獲得專利權(quán)的。此時(shí)，申請(qǐng)人可以在答復(fù)一同時(shí)對(duì)權(quán)利要求1進(jìn)行修改，將從屬權(quán)利要求中部分附加技術(shù)特征增加到獨(dú)立權(quán)利要求1中，以便縮短審查周期，盡快獲得專利授權(quán)。對(duì)于未獲得專利權(quán)的獨(dú)立權(quán)利要求 1，申請(qǐng)人可以通過(guò)分案申請(qǐng)的方式重新進(jìn)入實(shí)審，再與審查員爭(zhēng)論其符合授權(quán)要求的理由。通過(guò)這種方式，申請(qǐng)人可以盡快獲得專利權(quán)，也可以爭(zhēng)取獲得盡可能大的保護(hù)范圍。馮劍明認(rèn)為根據(jù)《專利審查指南2010》規(guī)定，不同發(fā)明創(chuàng)造的定義是權(quán)利要求書(shū)具有不同的保護(hù)范圍。由于，原始申請(qǐng)授權(quán)以后權(quán)利要求的保護(hù)范圍與分案申請(qǐng)的權(quán)利要求的保護(hù)范圍并不完全相同。因此，滿足不同發(fā)明創(chuàng)造的條件，滿足了分案申請(qǐng)的要求，分案申請(qǐng)一旦授權(quán)，可以同時(shí)存在兩件專利。[2]筆者對(duì)我國(guó)專利分案申請(qǐng)制度進(jìn)行研究后，并不贊同馮劍明關(guān)于分案申請(qǐng)權(quán)利要求書(shū)對(duì)“不同的發(fā)明”的定義。也正是由于我國(guó)《專利法》[3]、《專利法實(shí)施細(xì)則》[4]和《專利審查指南2010》[5]中沒(méi)有對(duì)申請(qǐng)人主動(dòng)提出分案申請(qǐng)的情形作出過(guò)多的限制，因此，一些申請(qǐng)人可以使用分案申請(qǐng)獲取更大的利益，這對(duì)公眾有一些不利影響。可以看出，原始申請(qǐng)不涉及單一性問(wèn)題，并且申請(qǐng)人主動(dòng)提出分案申請(qǐng)的情況是需要進(jìn)一步討論的問(wèn)題[6]。

上海光華專利事務(wù)所代理人朱裕祿在《分案申請(qǐng)的價(jià)值分析》一文中提到關(guān)于《專利審查指南2010》中規(guī)定的“原始申請(qǐng)與分案后的分案申請(qǐng)需要保護(hù)不同的發(fā)明”中的“不同的發(fā)明”的含義有兩種主要觀點(diǎn)。一種觀點(diǎn)認(rèn)為 ，根據(jù)《專利審查指南2010》的撰寫(xiě)體例，單一性和分案申請(qǐng)編寫(xiě)在同一章節(jié)，因此“不同的發(fā)明”指的是分案申請(qǐng)中的權(quán)利要求與母案申請(qǐng)的權(quán)利要求所要保護(hù)的應(yīng)該不屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的發(fā)明，也就是為了克服單一性問(wèn)題而提交分案申請(qǐng);第二種觀點(diǎn)認(rèn)為，根據(jù)《專利審查指南2010》第二部分第三章第6.1節(jié)中所定義的“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”是指兩件或兩件以上申請(qǐng)（或?qū)＠┲芯哂邢嗤Ｗo(hù)范圍的權(quán)利要求，從而，“不同的發(fā)明”是指兩件或兩件以上申請(qǐng)（或?qū)＠┲芯哂胁煌Ｗo(hù)范圍的權(quán)利要求。[7]

雖然，《專利審查指南2010》第二部分第六章第3.2節(jié)中規(guī)定了“原始申請(qǐng)與分案申請(qǐng)應(yīng)要求保護(hù)不同的發(fā)明”，但是《專利審查指南2010》第一部分第一章沒(méi)有規(guī)定發(fā)明專利分案申請(qǐng)請(qǐng)求保護(hù)的權(quán)利要求與母案申請(qǐng)不同，其主要關(guān)注的是對(duì)于分案申請(qǐng)形式上的審查，通常初審不會(huì)對(duì)分案申請(qǐng)是否與母案申請(qǐng)內(nèi)容相同或者是否屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思進(jìn)行核實(shí)，因此即使申請(qǐng)人提交了內(nèi)容完全相同的分案申請(qǐng)，也會(huì)初審合格而進(jìn)入實(shí)審。可見(jiàn)，我國(guó)專利分案申請(qǐng)制度中關(guān)于分案申請(qǐng)后的權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)滿足的條件并不是初審審查的對(duì)象。針對(duì)與原申請(qǐng)內(nèi)容完全相同的分案申請(qǐng)應(yīng)該如何處理，也存在不同的觀點(diǎn)。

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局審查員傅琦等在《分案申請(qǐng)制度研究》一文中提出了禁止申請(qǐng)人提交與母案所要求保護(hù)的權(quán)利要求完全相同的（或?qū)嵸|(zhì)上相同的）申請(qǐng)文件作為分案申請(qǐng)。這樣能夠防止申請(qǐng)人重復(fù)對(duì)同一發(fā)明進(jìn)行分案申請(qǐng)。[8]

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)局專利局專利審查協(xié)作北京中心審查員付懷等在《從實(shí)際專利申請(qǐng)案例探討對(duì)特殊分案申請(qǐng)的處理策略》一文中認(rèn)為對(duì)于申請(qǐng)人個(gè)人主觀過(guò)錯(cuò)或非正常申請(qǐng)，無(wú)論是發(fā)明還是實(shí)用新型，都強(qiáng)烈建議不要以相同的權(quán)利要求或技術(shù)方案提交分案申請(qǐng)，而對(duì)于為彌補(bǔ)其在提交原始申請(qǐng)時(shí)所犯的錯(cuò)誤，則允許其提出相同的分案申請(qǐng)，以保護(hù)申請(qǐng)人的合法權(quán)益。[9]

可見(jiàn)，審查員主要從個(gè)案出發(fā)，對(duì)于同一件與母案內(nèi)容相同的分案申請(qǐng)，從支持或反對(duì)的立場(chǎng)進(jìn)行研究，然而，并沒(méi)有對(duì)“與母案具有相同內(nèi)容的分案申請(qǐng)”給出明確的定義，《專利審查指南2010》中“原始申請(qǐng)的權(quán)利要求與分案申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)分別要求保護(hù)不同的發(fā)明”的定義，是解決該問(wèn)題的邏輯起點(diǎn)。

成都九鼎天元知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司代理人王美健等在《基于分案情況下對(duì)專利法第九條的討論》中給出了分案申請(qǐng)重復(fù)授權(quán)問(wèn)題的相關(guān)建議。[10]國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利檢索咨詢中心審查員蘇東東在《談專利法中的分案申請(qǐng)》給出了完善專利法分案申請(qǐng)的建議。[11]國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作廣東中心審查員侯麗娜在《未引用關(guān)聯(lián)權(quán)利要求時(shí)對(duì)專利申請(qǐng)授權(quán)前景的影響》中給出了涉及單一性申請(qǐng)?jiān)谧珜?xiě)申請(qǐng)文件、答復(fù)審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)的建議，避免通過(guò)分案申請(qǐng)克服單一性缺陷。[12]國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心審查員宋揚(yáng)等在《我國(guó)分案制度的探討》中對(duì)現(xiàn)行專利法對(duì)于分案申請(qǐng)的相關(guān)規(guī)定、我國(guó)分案制度立法的發(fā)展以及與分案申請(qǐng)相關(guān)的優(yōu)先權(quán)、生物保藏及不喪失新穎性寬限期等一些特殊情形等的立法本意進(jìn)行了分析。[13]北京化工大學(xué)井靜娟在《專利積案問(wèn)題研究》中建議改變政府政策減少問(wèn)題專利和垃圾專利的申請(qǐng)數(shù)量來(lái)緩解專利積案現(xiàn)象。[14]

上述學(xué)者給的建議做法中對(duì)《專利審查指南2010》中“分案以后的原申請(qǐng)和分案申請(qǐng)的權(quán)利要求應(yīng)分別要求保護(hù)不同的發(fā)明”的定義存在多種理解方式，如何更好地理解“不同”來(lái)判斷分案申請(qǐng)是否符合要求，只有明確這一內(nèi)容才能進(jìn)一步研究如果申請(qǐng)人提交的分案申請(qǐng)的權(quán)利要求與分案后的原申請(qǐng)相同時(shí)如何處理，因此，明確該定義才能有效規(guī)制分案申請(qǐng)濫用。

參考文獻(xiàn)：

[1]朱峰.我國(guó)專利分案申請(qǐng)制度研究[D].華東政法大學(xué)，2012.

[2]馮劍明.如何利用分案申請(qǐng)制度對(duì)專利申請(qǐng)尋求更大的保護(hù)[J].專利代理，2017，（01）.

[3] 《中華人民共和國(guó)專利法》（2008年修訂）。

[4] 《專利法實(shí)施細(xì)則》（2010年修訂）。

[5]中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[M].知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

[6]楊瑞麗.結(jié)合案例談某些類型的分案申請(qǐng)——探討原申請(qǐng)并未涉及單一性問(wèn)題而由申請(qǐng)人主動(dòng)提出分案申請(qǐng)的情形[J].中國(guó)發(fā)明與專利，2011，（07）.

[7]朱裕祿.分案申請(qǐng)的價(jià)值分析[A].載中華全國(guó)專利代理人協(xié)會(huì)編2015年中華全國(guó)專利代理人協(xié)會(huì)年會(huì)第六屆知識(shí)產(chǎn)權(quán)論壇論文集[C].2015.

[8]傅琦.分案申請(qǐng)制度研究[J].科技與法律，2015，（06）.

[9]付懷，王俊德，李敏等.從實(shí)際專利申請(qǐng)案例探討對(duì)特殊分案申請(qǐng)的處理策略[J].中國(guó)發(fā)明與專利，2014，，（01）.

[10]王美健，李娟.基于分案情況下對(duì)專利法第九條的討論[A].載中華全國(guó)專利代理人協(xié)會(huì)編2015年中華全國(guó)專利代理人協(xié)會(huì)年會(huì)第六屆知識(shí)產(chǎn)權(quán)論壇論文集[C].2015.

[11]蘇東東.談專利法中的分案申請(qǐng)[A].《科技與企業(yè)》編輯部編決策論壇——公共政策的創(chuàng)新與分析學(xué)術(shù)研討會(huì)”論文集（下）[C].2016.

[12]侯麗娜.未引用關(guān)聯(lián)權(quán)利要求時(shí)對(duì)專利申請(qǐng)授權(quán)前景的影響[A].載中華全國(guó)專利代理人協(xié)會(huì)編2014年中華全國(guó)專利代理人協(xié)會(huì)年會(huì)第五屆知識(shí)產(chǎn)權(quán)論壇論文（第三部分）[C].2014。

[13]宋揚(yáng)，陳臘梅，熊瑜.我國(guó)分案制度的探討[J].中國(guó)發(fā)明與專利，2015，（10）.

[14]井靜娟.專利積案問(wèn)題研究[D].北京化工大學(xué)，2013.

（作者簡(jiǎn)介：侯麗娜，碩士研究生，助理研究員，研究方向?yàn)橹R(shí)產(chǎn)權(quán)制度、專利法。單位：[1]華南理工大學(xué)法學(xué)院;[2]國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作廣東中心。）

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