品牌保護(hù)法律 咨詢 工作 方案

　 品牌保護(hù)法律咨詢是在對(duì)客戶的商標(biāo)管理進(jìn)行盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，結(jié)合客戶商品或服務(wù)的種類、定位、銷售方式等經(jīng)營(yíng)信息，就客戶商標(biāo)注冊(cè)的覆蓋度、使用的規(guī)范性、保護(hù)措施的完整性和有效性進(jìn)行評(píng)估，并相應(yīng)提出商標(biāo)注冊(cè)、使用、保護(hù)的建議方案及操作執(zhí)行細(xì)則。

　 品牌保護(hù)法律咨詢項(xiàng)目的工作分為兩個(gè)階：一是盡職調(diào)查階段，二是法律分析及報(bào)告編制階段。盡職調(diào)查階段，律師的主要任務(wù)是收集客戶商標(biāo)管理和商品服務(wù)和銷售的相關(guān)資料及信息、掌握客戶注冊(cè)商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)情況、權(quán)屬狀態(tài)、使用情況、涉訴或糾紛的情況。法律分析及報(bào)告編制階段，律師的主要任務(wù)是通過(guò)盡職調(diào)查獲取的信息，根據(jù)商標(biāo)、著作權(quán)、域名相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就客戶商標(biāo)管理的狀態(tài)進(jìn)行分析，提出建議，并形成法律咨詢報(bào)告。由于在進(jìn)行盡職調(diào)查階段，律師通常會(huì)接觸到客戶的商業(yè)秘密，因此建議在客戶委托律師開(kāi)展品牌保護(hù)法律咨詢的同時(shí)簽訂保密協(xié)議。以下對(duì)品牌保護(hù)法律咨詢項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)階段的工作方法進(jìn)行粗淺的分析。

　 一、品牌管理盡職調(diào)查 品牌管理盡職調(diào)查主要包括兩方面的內(nèi)容，客戶商標(biāo)管理的情況和與商標(biāo)管理相關(guān)的客戶商品服務(wù)的信息。

　1、客戶商標(biāo)管理情況 請(qǐng)客戶提供或填寫商標(biāo)清單，內(nèi)容應(yīng)包括注冊(cè)人、商標(biāo)號(hào)、商標(biāo)類型（商品或服務(wù)商標(biāo)、集體商標(biāo)、證明商標(biāo)）、商標(biāo)樣式、申請(qǐng)日期、專用權(quán)期限、續(xù)展情況、核準(zhǔn)注冊(cè)的商品或服務(wù)、取得方式、許可使用情況。

　1.1 權(quán)屬及取得方式 客戶可以通過(guò)原始注冊(cè)、轉(zhuǎn)讓、作價(jià)出資、許可使用等方式獲得注冊(cè)商標(biāo)的專用權(quán)或相關(guān)權(quán)益。根據(jù)客戶商標(biāo)的不同權(quán)屬狀況及取得方式，分別進(jìn)行核查。

　對(duì)于客戶已經(jīng)獲得核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)，律師應(yīng)核查注冊(cè)證原件，將商標(biāo)清單中的信息與注冊(cè)證進(jìn)行核對(duì)，并登陸中國(guó)商標(biāo)網(wǎng)對(duì)商標(biāo)情況進(jìn)行復(fù)核。如商標(biāo)標(biāo)志是通過(guò)委托設(shè)計(jì)、合作設(shè)計(jì)取得的，律師應(yīng)對(duì)相關(guān)協(xié)議中關(guān)于權(quán)利歸屬的內(nèi)容進(jìn)行核查。如已核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)是通過(guò)受讓、作價(jià)出資等繼受方式取得的，律師

　還應(yīng)核查相關(guān)合同、費(fèi)用支付憑證、是否辦理登記或備案手續(xù)等。

　對(duì)于客戶尚未被核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)，律師應(yīng)對(duì)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書、注冊(cè)申請(qǐng)費(fèi)繳納憑證、以及申請(qǐng)過(guò)程中的主管機(jī)構(gòu)出具的文件進(jìn)行核查，結(jié)合中國(guó)商標(biāo)網(wǎng)查詢信息，確定商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的進(jìn)展?fàn)顟B(tài)。

　對(duì)于客戶實(shí)際使用但并未申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，律師應(yīng)對(duì)使用的商品或服務(wù)、實(shí)際使用情況、使用證明、顯著性、知名度、是否存在在先注冊(cè)商標(biāo)等內(nèi)容進(jìn)行審查。

　對(duì)于客戶以許可方式獲得的注冊(cè)商標(biāo)使用權(quán)，律師應(yīng)通過(guò)國(guó)家商標(biāo)網(wǎng)核查商標(biāo)的注冊(cè)信息，并對(duì)商標(biāo)注冊(cè)證復(fù)印件、許可使用協(xié)議、許可使用費(fèi)支付證明、許可使用合同備案登記證明等文件進(jìn)行審查。在審查許可使用協(xié)議時(shí)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注許可使用類型（普通許可、排他性許可）、使用期限、能否轉(zhuǎn)許可、使用范圍或其他限制條件等內(nèi)容。

　對(duì)于商標(biāo)標(biāo)志進(jìn)行了著作權(quán)登記的，律師應(yīng)核查著作權(quán)登記證書，并通過(guò)國(guó)家版權(quán)登記中心網(wǎng)站進(jìn)行復(fù)核。

　對(duì)于商標(biāo)進(jìn)行了國(guó)際注冊(cè)的，律師應(yīng)核查國(guó)際注冊(cè)證、申請(qǐng)文件、相關(guān)國(guó)家的商標(biāo)注冊(cè)權(quán)屬證明文件、注冊(cè)類別等內(nèi)容。

　1.2 法律狀態(tài) 商標(biāo)的法律狀態(tài)可以分為五類：未申請(qǐng)注冊(cè)、注冊(cè)申請(qǐng)審核過(guò)程中、注冊(cè)有效期內(nèi)、被撤銷或被宣告無(wú)效、商標(biāo)專用權(quán)設(shè)置了質(zhì)押。

　在上述“權(quán)屬及取得方式”部分的內(nèi)容進(jìn)行盡調(diào)的過(guò)程中，可對(duì)商標(biāo)前三類的法律狀態(tài)進(jìn)行了審查。對(duì)于客戶被撤銷或被宣告無(wú)效的商標(biāo)，律師應(yīng)核查相關(guān)的行政或司法裁定文件。對(duì)于商標(biāo)專用權(quán)設(shè)置了質(zhì)押的情況，律師應(yīng)對(duì)質(zhì)押協(xié)議、期限、出質(zhì)登記的相關(guān)文件進(jìn)行核查，并通過(guò)商標(biāo)局加以復(fù)核。

　1.3 使用情況及使用證據(jù) 商標(biāo)使用包括客戶自己使用的商標(biāo)和許可他人使用的商標(biāo)。

　（1）

　自用商標(biāo) 律師應(yīng)了解客戶自用商標(biāo)使用在哪些商品或服務(wù)上，使用范圍、使用場(chǎng)景等內(nèi)容，并要求客戶提供使用情況的照片。條件允許的情況下，律師應(yīng)通過(guò)走訪客戶的實(shí)體門店、瀏覽網(wǎng)上商店的方式，掌握客戶商標(biāo)實(shí)際使用情況的一手資料。

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　許可他人使用的商標(biāo) 對(duì)于客戶的注冊(cè)商標(biāo)許可他人使用的，律師應(yīng)對(duì)許可使用協(xié)議、許可使用費(fèi)收付證明、許可使用合同備案登記證明、許可類型、是否能轉(zhuǎn)許可、其他許可限制等進(jìn)行審查。此外，律師還應(yīng)收集被許可人實(shí)際使用商標(biāo)的相關(guān)資料，包括

　在哪些商品或服務(wù)上、使用范圍、使用場(chǎng)景等。

　（3）

　注冊(cè)商標(biāo)使用證明 鑒于注冊(cè)商標(biāo)無(wú)正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，存在被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)，因此律師應(yīng)審查客戶所有注冊(cè)商標(biāo)是否都保存了使用證明，使用證明是否充分、有效。

　1.4 涉訴或糾紛的情況 對(duì)客戶與商標(biāo)相關(guān)的訴訟或糾紛情況進(jìn)行調(diào)查，了解案情、進(jìn)展?fàn)顟B(tài)、主要證據(jù)等，結(jié)合案件或糾紛代理律師及自己的分析意見(jiàn)，就訴訟或糾紛可能的影響進(jìn)行報(bào)告。

　1.5 馳名商標(biāo)保護(hù)記錄 盡管馳名商標(biāo)的認(rèn)定遵循個(gè)案認(rèn)定、被動(dòng)保護(hù)的原則。但是作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的記錄是認(rèn)定馳名商標(biāo)的重要因素之一。因此，律師在進(jìn)行盡職調(diào)查時(shí)應(yīng)對(duì)客戶商標(biāo)被認(rèn)定為馳名商標(biāo)的相關(guān)行政決定文件、司法文書進(jìn)行審查。

　1.6 商標(biāo)保護(hù)措施 律師可通過(guò)訪談及閱讀相關(guān)書面材料的方式，了解客戶對(duì)其注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)措施，如是否建立了近似商標(biāo)申請(qǐng)情況的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)近似商標(biāo)申請(qǐng)是否及時(shí)提出異議及后續(xù)維權(quán)措施；是否建立了侵權(quán)線索舉報(bào)的公開(kāi)渠道，渠道是否暢通、高效等。

　2、與商標(biāo)管理相關(guān)的客戶商品服務(wù)信息 2.1 組織機(jī)構(gòu) 了解客戶的組織架構(gòu)，是律師分析客戶品牌權(quán)利主體分布的基礎(chǔ)。部分企業(yè)采取所有商標(biāo)統(tǒng)一注冊(cè)、集中管理的模式，商標(biāo)的權(quán)利主體通常為企業(yè)集團(tuán)的母公司。統(tǒng)一管理的模式，有利于企業(yè)進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)的整體規(guī)劃和執(zhí)行，開(kāi)展注冊(cè)商標(biāo)授權(quán)許可使用管理工作，而且也便于集中專業(yè)力量進(jìn)行注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)。也有部分企業(yè)采取由集團(tuán)內(nèi)企業(yè)分別進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)管理的模式。采用分散管理模式的通常是商品服務(wù)多元化、品牌定位差異化明顯的企業(yè)集團(tuán)。分散管理的優(yōu)勢(shì)在于分散風(fēng)險(xiǎn)，在各品牌之間設(shè)置了防火墻。

　2.2 主要商品或服務(wù) 掌握客戶經(jīng)營(yíng)的主要商品或服務(wù)，是后期對(duì)客戶商標(biāo)注冊(cè)覆蓋度分析的重要基礎(chǔ)。律師既要全面了解客戶已實(shí)際經(jīng)營(yíng)的商品或服務(wù)，也應(yīng)對(duì)客戶未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行調(diào)查。對(duì)于已有商品服務(wù)，可以通過(guò)客戶的產(chǎn)品手冊(cè)、網(wǎng)站介紹、以及走訪客戶實(shí)體門店等方式獲?。粚?duì)于客戶未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃，律師可通過(guò)訪談客戶業(yè)務(wù)發(fā)展部門、企業(yè)高管、閱讀客戶企業(yè)戰(zhàn)略報(bào)告、研究客戶行業(yè)發(fā)展

　趨勢(shì)等方式獲取。

　2.3 商品或服務(wù)的銷售情況 對(duì)客戶商品或服務(wù)銷售情況的調(diào)查主要包括三方面：一是客戶商品或服務(wù)的銷售渠道；二是客戶主要商標(biāo)涉及的商品服務(wù)的銷售收入、市場(chǎng)占有率等信息；三是客戶商品或服務(wù)的宣傳推廣情況。由于商品或服務(wù)的銷售情況往往涉及客戶較核心的商業(yè)秘密，因此，律師在工作中應(yīng)注意嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。

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　銷售渠道 客戶的商品或服務(wù)是采用直銷還是分銷或二者兼?zhèn)洌欠裼芯€上商店、線下實(shí)體店，哪種渠道占主導(dǎo)，對(duì)于分銷商是否給予商標(biāo)使用許可等。

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　銷售收入和市場(chǎng)占有等 銷售收入、市場(chǎng)占有率、納稅額等是衡量品牌知名度的重要指標(biāo)之一，通過(guò)近 3-5 年相關(guān)資料和數(shù)據(jù)的分析，律師了解公眾對(duì)客戶主要品牌的知曉程度、認(rèn)可度、品牌的美譽(yù)度等信息。

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　宣傳推廣情況 在品牌宣傳推廣方面，律師需要掌握的信息包括品牌的歷史、最初注冊(cè)商標(biāo)的情況、是否做過(guò)有品牌的調(diào)整、品牌宣傳推廣的主要區(qū)域、宣傳推廣的方式、通過(guò)哪些媒體進(jìn)行宣傳、廣告投放量等，以及前述信息相關(guān)的材料，如廣告投放合同、廣告樣品、媒體關(guān)于品牌宣傳活動(dòng)的報(bào)道等。

　 二、品牌管理法律分析及建議 在完成客戶品牌管理盡職調(diào)查工作后，在盡職調(diào)查獲取信息和資料的基礎(chǔ)上律師進(jìn)入品牌管理法律分析階段，并最終根據(jù)盡職調(diào)查和法律分析兩部分工作的情況形成品牌保護(hù)法律咨詢報(bào)告。

　1、品牌管理法律分析 品牌管理法律分析階段，律師的工作重點(diǎn)在于發(fā)現(xiàn)客戶品牌管理存在的問(wèn)題，既包括合規(guī)性問(wèn)題，也包括不利于品牌保護(hù)的問(wèn)題，并據(jù)此提出未來(lái)工作的建議。律師可以從以下幾個(gè)方面入手進(jìn)行品牌管理法律分析：

　（1）

　權(quán)利主體 結(jié)合盡職調(diào)查獲得的商標(biāo)注冊(cè)人的信息、企業(yè)集團(tuán)的組織架構(gòu)情況，客戶商品或服務(wù)的信息，律師可以對(duì)企業(yè)采取的集中或分散式品牌管理模式的合理性進(jìn)行分析。同時(shí)，為保證注冊(cè)商標(biāo)的穩(wěn)定性，無(wú)論是采用集中或是分散管理方式的企業(yè)集團(tuán)，商標(biāo)注冊(cè)人應(yīng)選擇組織架構(gòu)中層級(jí)較高的企業(yè)，避免因組織架構(gòu)調(diào)整、企業(yè)合并或注銷等導(dǎo)致商標(biāo)注冊(cè)人的頻繁變更。

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　商標(biāo)標(biāo)志 首先是商標(biāo)標(biāo)志的數(shù)量，通常情況下多數(shù)企業(yè)會(huì)擁有多個(gè)商標(biāo)標(biāo)志，便于單獨(dú)使用或合并使用，或者不同的商標(biāo)適用于不同市場(chǎng)定位的商品或服務(wù)，但商標(biāo)標(biāo)志過(guò)多且沒(méi)有明確的戰(zhàn)略定位則可能導(dǎo)致品牌商業(yè)價(jià)值無(wú)法放大，消費(fèi)者很難形成清晰的品牌認(rèn)知。其次是商標(biāo)標(biāo)志與客戶商品或服務(wù)的匹配度，一般而言，商標(biāo)標(biāo)志應(yīng)盡量突出其具有顯著性的元素，律師可結(jié)合客戶商標(biāo)實(shí)際使用的情況，就商標(biāo)標(biāo)志是否適應(yīng)客戶的商品或服務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行分析。

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　注冊(cè)類別及商品的覆蓋度 律師應(yīng)將客戶注冊(cè)商標(biāo)的核準(zhǔn)注冊(cè)的類別及指定商品，與客戶已有的商品或服務(wù)、未來(lái)可能拓展的商品或服務(wù)以及銷售渠道進(jìn)行對(duì)比，分析現(xiàn)有核準(zhǔn)注冊(cè)類別和指定商品是否能覆蓋客戶已有的商品或服務(wù)、未來(lái)可能拓展的商品或服務(wù)以及銷售渠道。對(duì)于存在覆蓋不充分的，提出補(bǔ)充注冊(cè)建議。

　（4）

　商標(biāo)使用 一是商標(biāo)使用的規(guī)范性分析：實(shí)際使用的商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)的標(biāo)志是否一致，商標(biāo)使用的類別是否是注冊(cè)的類別等。二是許可使用的規(guī)范性分析：是否簽訂了商標(biāo)許可使用協(xié)議并在商標(biāo)局備案，許可協(xié)議的內(nèi)容是否完整有效。三是使用證據(jù)的保留，是否有效充分，在收集注冊(cè)商標(biāo)使用證據(jù)時(shí)，應(yīng)包括完整的交易過(guò)程，且在該交易過(guò)程中有注冊(cè)商標(biāo)的體現(xiàn)或能夠明確的指向具體的標(biāo)注了注冊(cè)商標(biāo)的產(chǎn)品。四是商標(biāo)的實(shí)際使用、宣傳推廣是否突出主打商標(biāo)，以使得公眾易形成對(duì)品牌的認(rèn)知。

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　品牌保護(hù)體系 律師應(yīng)對(duì)品牌保護(hù)體系的完整性和有效性進(jìn)行分析。如是否進(jìn)行了必要的保護(hù)性注冊(cè)；對(duì)于自行設(shè)計(jì)或委托設(shè)計(jì)的商標(biāo)標(biāo)志是否進(jìn)行了著作權(quán)登記；近似商標(biāo)注冊(cè)的監(jiān)控是否持續(xù)有效；侵權(quán)線索是否有暢通的舉報(bào)渠道等。

　2、報(bào)告編制 盡職調(diào)查和法律分析工作完成后，應(yīng)就盡職調(diào)查工作的開(kāi)展、獲取的主要資料分析情況、在商標(biāo)管理中存在的問(wèn)題及建議進(jìn)行梳理、整合，并撰寫書面報(bào)告。書面報(bào)告一般包括三部分內(nèi)容：序言、正文和附件。

　（1）

　序言 序言應(yīng)包括接受委托及工作范圍、項(xiàng)目組和經(jīng)辦律師的基本情況介紹、主要工作方法及工作過(guò)程、責(zé)任限制聲明、相關(guān)詞語(yǔ)的定義。

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　正文

　正文部分應(yīng)包括的內(nèi)容有：一是客戶品牌管理的現(xiàn)狀，全面反饋盡職調(diào)查的情況。二是根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、管理最佳實(shí)踐，就客戶品牌管理中存在的問(wèn)題及可能的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。三是針對(duì)前述分析提出建議及具體細(xì)化的執(zhí)行方案。

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　附件 在盡職調(diào)查中獲取的大量信息、商標(biāo)覆蓋度分析和補(bǔ)充注冊(cè)建議可能涉及大量具體的信息，不方便也不必在報(bào)告正文部分詳細(xì)羅列。這些內(nèi)容可以制作為表格和圖表，作為報(bào)告的附件，既保證了內(nèi)容完整翔實(shí)，又一目了然，便于客戶后續(xù)執(zhí)行操作。

　附件：品牌保護(hù)法律咨詢報(bào)告提綱：

　序言：背景介紹；律所、項(xiàng)目組及經(jīng)辦律師簡(jiǎn)介；出具報(bào)告的工作方法及過(guò)程；責(zé)任限制聲明；定義。

　1、商品（服務(wù)）基本情況及品牌保護(hù)現(xiàn)狀 1.1 公司組織架構(gòu)及商標(biāo)注冊(cè)人 1.2 商品或服務(wù)的基本情況 1.3 中國(guó)商標(biāo)注冊(cè)的情況 1.4 商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)的情況 1.5 中國(guó)著作權(quán)登記情況 1.6 馳名商標(biāo)保護(hù)歷史 1.7 商標(biāo)標(biāo)志實(shí)際使用的情況 1.8 商標(biāo)保護(hù)情況 2、品牌保護(hù)現(xiàn)狀法律分析 2.1 商標(biāo)注冊(cè)權(quán)利主體分析 2.2 現(xiàn)有注冊(cè)商標(biāo)覆蓋度分析 2.3 商標(biāo)使用存在的問(wèn)題 2.4 注冊(cè)商標(biāo)保護(hù)存在的問(wèn)題 3、品牌商標(biāo)注冊(cè)建議 4、品牌商標(biāo)使用管理建議 5、品牌商標(biāo)保護(hù)管理建議

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